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Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung erhalten – Was tun?

Inhaltsverzeichnis

Abmahnungen wegen Markenrechtsverletzung können Betroffenen große Sorgen bereiten. Insbesondere im Bereich des Markenrechts bestehen regelmäßig sehr hohe Streitwerte, was drohende Rechtsanwaltskosten und Schadensersatzforderungen in extremer Höhe genauso wie in Aussicht gestellte Vertriebsverbote zur Folge haben kann.

Daher möchten wir Ihnen auf diesen Seiten zeigen, was es mit einer markenrechtlichen Abmahnung auf sich hat, in welchen Fällen diese begründet ist und natürlich, wie Sie sich richtig verhalten, wenn Sie wegen einer Markenrechtsverletzung abgemahnt worden sind. Möchten Sie mehr rund um das Thema Rechtsanwaltskosten erfahren, schauen Sie auf unserem Anwaltskostenrechner vorbei.

Wie verhalte ich mich, wenn ich eine Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung erhalte?

Vorab das Wichtigste in Kürze:

  1. Nichts unterschreiben: Vorgefertigte Unterlassungserklärungen und dergleichen sollten Sie nicht ungeprüft unterschreiben. Haben Sie eine solche Erklärung einmal abgegeben, bindet diese Sie grundsätzlich lebenslang – d.h. es droht Ihnen lebenslang die Gefahr einer Strafzahlung (mehr dazu weiter unten).
  2. Nichts zahlen: Darüber hinaus sollte Sie keine Anwaltskosten oder Schadensersatzforderungen zahlen, ohne prüfen zu lassen, ob die entsprechenden Ansprüche überhaupt bestehen und – falls ja – in welche Höhe (Auch hierzu finden Sie selbstverständlich ausführliche Informationen in diesem Artikel).
  3. Kostenlose Ersteinschätzung: Gerne können Sie sich für eine kostenlose Ersteinschätzung an Rechtsanwalt Matthias Prinz wenden und mit ihm die weiteren in Betracht kommenden Schritte besprechen.

Was ist eine Markenabmahnung?

Um präzise darstellen zu können, was eine Abmahnung wegen einer Markenrechtsverletzung eigentlich genau ist bzw. was es damit auf sich hat, bedarf es in einem ersten Schritt der genaueren Betrachtung des juristischen Hintergrunds.

Was ist eine Marke?

Bei einer Marke handelt es sich um ein rechtlich geschütztes Zeichen, das dazu dient, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von konkurrierenden Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Wozu dient die Marke?

Der Charakter des Markenrechts ist derjenige eines Schutzrechts. Es geht im Grunde also darum, dass der Inhaber einer Marke davor geschützt wird, dass andere – beispielsweise seine Konkurrenten – die Marke nutzen, von ihr profitieren oder sie auch in ein schlechtes Licht rücken könnten, ohne dass er damit einverstanden ist.

Eine Marke dient immer dazu, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Anbieter zu unterscheiden; man spricht hier auch von der Herkunfts- bzw. Unterscheidungsfunktion. Die Menschen assoziieren mit verschiedenen Marken besondere Qualitätsstandards oder dergleichen mehr; jede Marke genießt eine bestimmte Reputation. Auf letztere dürfen Dritte nicht ohne Weiteres einwirken, indem sie etwa im Namen des Markeninhabers Produkte von minderer Qualität anbieten oder versuchen, durch die Reputation der verwandten Marke die eigene Ware besser zu kaufen – hier sei exemplarisch an Fälschungen einer Rolex-Uhr gedacht.

Welche Rechte gehen mit einer Marke einher?

Um das Monopolrecht aus der Marke für sich geltend machen zu können, muss der Markenschutz natürlich erst einmal entstehen.

§ 4 des Markengesetzes unterscheidet hierbei die folgenden Entstehungstatbestände:

  1. Registermarken: Registermarken entstehen durch Eintragung des Zeichens als Marke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführt Register (§ 4 Nr. 1 MarkenG).
  2. Benutzungsmarke: Daneben kann der Markenschutz entstehen, wenn das Zeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt wird, soweit ebendieses Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat (§ 4 Nr. 2 MarkenG).
  3. Notorietätsmarke: Schließlich sieht das Gesetz die Entstehung des Markenschutzes durch die im Sinne des Artikels 6b der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentümers (Pariser Verbandsübereinkunft) notorische Bekanntheit einer Marke (§ 4 Nr. 3 MarkenG) vor.

Ist also einer diese Tatbestände erfüllt, dann ist der Markenschutz im juristischen Sinne entstanden und der Markeninhaber kann das Monopolrecht an ihr ausüben.

In der Regel lassen Unternehmen ihre Marken im Sinne der Nr. 1 eintragen. Ist dies erfolgt und der Markenschutz entstanden, so steht dem Inhaber aus § 14 Abs. 1 MarkenG das alleinige Recht zu, seine Marke für die geschützten Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, d.h. alle anderen Unternehmen ist dies gerade nicht gestattet.

Die Markenrechtsverletzung

Eine Markenrechtsverletzung, die eine Abmahnung nach sich ziehen kann, liegt nun immer dann vor, wenn ein Dritte das alleinige Recht des Markeninhabers missachtet. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn dieser die Marke selbst oder eine zum Verwechseln ähnliche Kennzeichnung ohne Erlaubnis des Inhabers in markenmäßiger Weise für identische oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen nutzt.

Ein klassisches Beispiel hierfür ist das Inverkehrbringen eines selbst genähten und designten Kleidungsstücks, auf dem Sie das Logo – oder eben ein Zeichen, dass ebendiesem zum Verwechseln ähnlich sieht – von etwa Versace anbringen. Übrigens: Hier reicht bereits das Anbieten des markenverletzenden Produktes aus, zu einem tatsächlichen Verkauf muss es gar nicht kommen.

Wie sieht eine Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung aus?

Prinzipiell unterscheidet sich eine markenrechtliche Abmahnung nicht von sonstigen Abmahnungen wegen einer Rechtsverletzung. Nachstehend finden Sie die typischen Inhalte einer Markenabmahnung, damit Sie sich ein Bild machen können:

  • Zunächst einmal wird der Rechtsanwalt des Unternehmens, das Sie abgemahnt hat, seine rechtliche Vertretung und Bevollmächtigung erklären.
  • Daraufhin erfolgt eine Beschreibung des Sachverhalts und des rechtsverletzenden Verhaltens Ihrerseits.
  • Die Rechtswidrigkeit des Letzteren wird dann natürlich juristisch begründet.
  • Sie werden zur Auskunftserteilung (beispielsweise in Gestalt der Vorlage von Rechnungen etc.) aufgefordert, damit die Höhe des Schadensersatzes beziffert werden kann.
  • Als zentrales Element einer Abmahnung wegen Sie aufgefordert, das rechtsverletzende Verhalten zu unterlassen und überdies eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben.
  • Daneben erfolgt die Aufforderung an Sie, die Rechtsanwaltskosten des Markeninhabers zu erstatten.
  • Schließlich werden Ihnen gerichtliche Schritte für den Fall des Nichtbefolgens der Aufforderungen nach Ablauf einer Frist angedroht.

Erfahren Sie, was es mit einer strafbewehrten Unterlassungserklärung sowie der Vertragsstrafe bei Verstoß gegen diese Unterlassungserklärung auf sich hat.

Ist die Abmahnung berechtigt?

Wenn Sie also eine Abmahnung wegen einer Markenrechtsverletzung erhalten haben, stellt sich die Frage nach der Rechtmäßigkeit einer solchen.

Sie sollten auf jeden Fall Ruhe bewahren, Forderungen nicht vorschnell nachkommen und erst einmal nichts unterschreiben, vielmehr empfiehlt es sich, ebenfalls einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen, der die Situation bewertet. Ihnen werden auf Grund der regelmäßig hohen Streitwerte auch entsprechend hohe Kosten drohen, sodass sich die anwaltliche Unterstützung in jedem Fall lohnt. Nicht jede Abmahnung ist auch begründet; darüber hinaus werden selbst bei rechtmäßigen Abmahnungen nicht selten viel zu hohe Zahlungsforderungen gestellt.

Wenn Sie einem Rechtsanwalt die Abmahnung vorzeigen, wird er natürlich erst einmal inhaltlich prüfen, ob diese gerechtfertigt ist. Das ist immer dann der Fall, wenn

  1. der Abmahnende auch berechtigt ist, Sie abzumahnen (sog. Aktivlegitimation) und
  2. auch tatsächlich eine Markenrechtsverletzung vorliegt.

Die Aktivlegitimation des Abmahnenden

Zunächst einmal wird dann geprüft, ob derjenige, die Sie abgemahnt hat, überhaupt auch dazu berechtigt gewesen ist. Man spricht hier von der sog. Aktivlegitimation. Letztere ist dann zu bejahen, wenn der Abmahnender der rechtmäßige Inhaber der Marke ist oder wenn er über eine Markenlizenz verfügt.

In der Regel wird der Abmahnende Ihnen seine Berechtigung bereits gemeinsam mit der Abmahnung zukommen lassen, indem er etwa eine Markenurkunde oder einen Auszug des Deutschen Patent -und Markenamts vorlegt. Aus diesen Unterlagen geht dann häufig ohne allzu große Probleme hervor, ob die Aktivlegitimation des Abmahnenden vorliegt oder nicht.

Selbst, wenn ebendiese zu bejahen ist, was relativ häufig der Fall sein wird, heißt das aber noch lange nicht, dass die Abmahnung auch sonst berechtigt ist. Die Aktivlegitimation stellt lediglich eine Grundvoraussetzung dar, an der es nicht fehlen sollte.

Die tatsächliche Markenrechtsverletzung

Darüber hinaus muss die Abmahnung nämlich auch materiell begründet sein, d.h. es bedarf auch einer tatsächlichen Markenrechtsverletzung. Wie im oberen Bereich bereits angeklungen wird eine Markenrechtsverletzung angenommen, wenn

  1. die Marke ohne Erlaubnis des Markeninhabers
  2. im geschäftlichen Verkehr verwendet wurde.

Verwendung ohne Erlaubnis des Markeninhabers

Da die Nutzung einer Marke ja ein alleiniges Recht das Markeninhabers darstellt, dürfen Dritte dies nur mit einer Erlaubnis desselben vornehmen. Der markenrechtliche Terminus ist hier die Lizenz. Wenn Sie also weder der Markeninhaber sind noch über eine Lizenz verfügen – was ja regelmäßig der Fall sein wird, sonst hätte das entsprechende Unternehmen Sie vermutlich nicht abgemahnt –, dann kommt eine Markenrechtsverletzung in Betracht; die erste Voraussetzung dafür ist also gewissermaßen erfüllt.

Nutzung im geschäftlichen Verkehr

Die Verletzung kann aber erst bejaht werden, wenn Sie die Marke auch im geschäftlichen Verkehr genutzt haben. Dies stellt oft einen durchaus geeigneten Anknüpfungspunkt für eine Unrechtmäßigkeit der Abmahnung dar; hier bietet sich saubere Prüf- und Argumentationsarbeit durch Ihren Rechtsanwalt an.

Die Nutzung im geschäftlichen Verkehr ist von rein privatem Tätigwerden abzugrenzen. Hintergrund: Der Anwendungsbereich des Markengesetzes erstreckt sich lediglich auf den Geschäftsverkehr, während es im Privaten keine Anwendung entfalten kann. Wenn Sie also darlegen können, dass die Nutzung der Marke privat erfolgte, ist die Abmahnung unbegründet und Sie müssen keinerlei Kosten tragen und natürlich auch keine Unterlassungserklärung abgeben.

Wann liegt also das erforderliche Handeln im geschäftlichen Verkehr vor? Es wird regelmäßig angenommen, wenn die in Rede stehende Handlung eine wirtschaftliche Tätigkeit auf dem Markt darstellt, die der Förderung eines eigenen oder fremden Geschäftszwecks zu dienen bestimmt ist, d.h. es bedarf hier der Teilnahme am Erwerbsleben in Form der Wahrnehmung eigener oder auch fremder Geschäftsinteressen. Wichtig ist, dass die Nutzung im Zusammenhang mit einer kommerziell ausgerichteten Tätigkeit erfolgt, die nicht ausschließlich im privaten Bereich stattfindet. Tendenziell wird das Merkmal durch die Rechtsprechung etwas großzügiger ausgelegt, indem letztere etwa auf klassische Anforderungen wie eine Gewinnerzielungsabsicht oder auch die Entgeltlichkeit verzichtet. Konkret bedeutet das: Auch Verkäufe, die unentgeltlich und ohne die dahinterstehende Intention einer Gewinnerzielung getätigt werden, können unter Umständen dem Geschäftsmäßigkeitsverständnis unterworfen werden.

Zu beachten ist außerdem, dass bei Gewerbetreiben grundsätzlich eine Vermutung dahingehend greift, dass diese im geschäftlichen Verkehr agieren. Ebendiese Vermutung kann – und muss dann auch entsprechend – allerdings widerlegt werden.

In welchen Fällen genau die Geschäftsmäßigkeit anzunehmen ist, bleibt aber immer eine Einzelfallfrage. Es kommt im Ergebnis schlicht auf die Einschätzung des im Zweifelsfall entscheidenden Gerichts an, das im Rahmen seiner Meinungsbildung insbesondere auch den äußeren Anschein mit einbeziehen wird. Diese Unsicherheit ist zwar schwierig, kann Ihnen als Empfänger der Abmahnung aber durchaus einen Vorteil verschaffen, da Ihr Rechtsanwalt durch eine saubere Begründungsarbeit keine schlechten Chancen hat, die Nutzung im geschäftlichen Verkehr zu negieren.

Damit Sie sich dennoch ein besseres Bild machen können, finden Sie nachstehend einige Entscheidungen aus der Vergangenheit, an denen man sich bei der Beantwortung der Frage nach dem geschäftlichen Handeln orientieren kann.

Eine Nutzung im geschäftlichen Verkehr liegt vor, wenn…

Die Rechtsprechung hat in den vergangenen Jahren einige Kriterien herausgearbeitet, die der Orientierung im Zuge der Beurteilung der Geschäftsmäßigkeit dienen können. Die Nutzung im geschäftlichen Verkehr liegt insbesondere dann nahe, wenn

  • die Verkäufe durch den Anbieter immer wiederkehren oder dauerhaft erfolgen;
  • mehrere Artikel bzw. gleichartige Waren angeboten werden ((vgl. Amtsgericht Radolfzell, Urteil vom 29.07.2004, Az: 3 C 553/03);
  • der Anteil der veräußerten Neuware sehr hoch ist ((vgl. Landgericht Schweinfurt, Urteil vom 30.12.2003, Az.: 110 O 32/03, LG Hannover vom 15.04.2005, Az.: 18 O 115/05)
  • mehr als 40 Verkäufe innerhalb von wenigen Monaten erfolgen (vgl. OLG Frankfurt, Beschluss vom 27.07.2004, Az.: 6 W 54/04)
  • der Verkäufer bei eBay den Status als Powerseller hat oder etwa
  • der Verkäufer eigene AGBs in seinem - beispielsweise - eBay-Shop nutzt.

Um in Form von Zahlen auch eine plastischere Einschätzung vornehmen zu können, finden Sie hier auch noch einmal einige Entscheidungen. An dieser Stelle sei wiederholt: Die vergangenen Entscheidungen können nur eine Orientierungswirkung entfalten. Nur, weil Ihr Fall ähnlich gelagert ist, heißt dies noch nicht, dass auch bei Ihnen im entsprechenden Sinne zu entscheiden wäre.

Ein gewerbliches Ausmaß liegt nahe, wenn

All diese Zahlen und Konstellationen können also eine Orientierung dafür bieten, ob gewerbliches Handeln vorliegt oder nicht. Wenn das der Fall ist, dann ist auch der Anwendungsbereich des Markengesetzes eröffnet und eine Abmahnung gegen Sie könnte rechtmäßig sein.

Ein privates Handeln liegt vor, wenn…

Demgegenüber gibt es natürlich auch Konstellationen, in denen das gewerbliche Handeln zu negieren und entsprechend eine private Nutzung anzunehmen ist. In diesen Fällen ist eine Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung zu Ihrem Nachteil unbegründet.

Privates Handeln liegt logischerweise erst einmal immer dann vor, wenn die Nutzung nicht im geschäftlichen Verkehr erfolgt. Auch hier können wir lediglich vergangene Entscheidungen vorstellen und sonstige Richtlinien präsentieren – es bliebt natürlich bei einer Einzelfallabwägung durch das entscheidende Gericht.

Relativ unproblematisch ist es, wenn Sie als Privatperson ein Produkt bei eBay verkaufen. Hier erfolgt die Nutzung sicher nicht geschäftsmäßig. Klassische Merkmale wie ein Geschäftszweck fehlen bereits, ihr Fungieren als Verkäufer ist nicht auf Dauer angelegt, sondern erfolgt bloß sporadisch oder gar einmalig. Ist Ihre Situation der hier skizzierten ähnlich, dann können Sie mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Ihr Handeln als privat einzustufen ist.

Vergangene Gerichtsentscheidungen haben privates Handeln in folgenden Konstellationen angenommen:

  • 680 laufende Auktionen auf eBay, in deren Rahmen allerdings eine umfangreiche eigene Sammlung aufgelöst worden ist (vgl. OLG Hamburg, Beschluss vom 21.2.2011, Az 5 W 22/11)
  • Es werden nur geringfügige Umsätze erzielt
  • Die Verkäufe erfolgen unregelmäßig
  • Der Verkäufer verzeichnet dauerhafte Verluste

Sie sehen also, dass es in Grenzfällen sehr schwierig sein kann, hier eine Zuordnung zu leisten, da sich die hier dargelegten Entscheidungen teilweise auch ein Stück weit hinsichtlich der zu Grunde liegenden Wertungen widersprechen mögen.

Vor diesem Hintergrund sollten Sie im Zweifelsfall stets einen Rechtsanwalt hinzuziehen, der Ihren konkreten Fall unter Berücksichtigung aller Umstände prüfen kann.

Rechtsanwalt Matthias Prinz hilft Ihnen hier gerne und bietet eine kostenlose Ersteinschätzung an.

Welche Einwände kann ich gegen eine markenrechtliche Abmahnung erheben?

Zusammenfassend sei hier noch einmal kurz dargestellt, welcher Voraussetzungen es für eine begründete markenrechtliche Abmahnung bedarf:

  1. Marke wird ohne Erlaubnis des Inhabers verwendet
  2. Nutzung erfolgt im geschäftlichen Verkehr

Wenn diese Anforderungen auf den ersten Blick gegeben sind, bedeutet dies noch nicht, dass die Abmahnung materiell-rechtlich begründet ist. Es gibt daneben noch einige Umstände, die eine Markenrechtsverletzung ausschließen können. In diesen Fällen müssen Sie dann selbstverständlich weder zahlen noch eine Unterlassungserklärung abgeben.

Fehlende Benutzung der Marke durch den Markeninhaber

Einer dieser Einwände ist die sog. Einrede der Nichtbenutzung.

Was steckt dahinter? Ein Markeninhaber kann nicht alleine durch die Eintragung der Marke auf unbestimmte Zeit Rechte aus dieser geltend machen. Voraussetzung dafür ist nicht zuletzt, dass er sie auch tatsächlich nutzt.

Sie können diese Einrede gemäß § 25 Abs. 1 MarkenG immer dann erheben, wenn die in Rede stehende Marke bereits länger als fünf Jahre registriert ist und der Abmahnende ebendiese innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht benutzt hat. In diesen Fällen können Sie gem. § 49 MarkenG einen Antrag beim Markenamt stellen, der auf die Löschung der Marke gerichtet ist. Dann wäre die Abmahnung unbegründet. Der maßgebliche Tag zur Fristberechnung ist hier derjenige der Markeneintragung.

In der Vergangenheit ist es tatsächlich auch schon vorgekommen, dass Marken ausschließlich mit dem Ziel eingetragen worden sind, darauffolgend Personen abzumahnen. Ein solches Verhalten ist als rechtsmissbräuchlich einzustufen, sodass eine daraus resultierende Abmahnung nicht berechtigt ist.

Der markenrechtliche Erschöpfungsgrundsatz

§ 24 Abs. 1 MarkenG statuiert den sog. markenrechtlichen Erschöpfungsgrundsatz.

Der Wortlaut dieser Norm ist folgender: „Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Beziehung von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.“

Konkret bedeutet das: Hat der Markeninhaber seine Marke in den Verkehr gebracht bzw. erfolgt dieses Inverkehrbringen mit dessen Zustimmung, dann darf er die Nutzung der Marke auch nicht mehr verbieten. Ebendieses Inverkehrbringen liegt im Grunde vor, wenn die Markenware zum ersten Mal verkauft wird, da sie dann „im Umlauf“ und Teil des Wirtschaftskreislaufs ist. Eine Abmahnung wegen Markenverletzung wäre also auch hier unbegründet. Produkte, die in den Verkehr gebracht worden sind, dürfen dann auch von Dritten, die nicht Inhaber der Marke sind, weiterverkauft und beworben werden. Man denke hier exemplarisch an ein Elektronikladen, der Geräte von – beispielsweise – Samsung und Apple verkauft und auch damit wirbt, oder etwa an einen Gebrauchtwarenhändler, der auf die Marken der bei ihm verfügbaren Modelle auf großen Bannern hinweist. All diese Verhaltensweisen sind zulässig.

Insbesondere für kleinere Händler, die mit Gebrauchtwaren handeln, kann der Erschöpfungsgrundsatz wichtig sein, um eine Abmahnung doch noch abzuwenden.

Das Markengesetz sieht allerdings auch eine Ausnahme vom Erschöpfungsgrundsatz vor, der in Absatz 2 des § 24 normiert ist: „Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn sich der Inhaber der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung der Benutzung der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Ware nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert** ist.“

In dieser Regelung kommt die Herkunfts- bzw. Unterscheidungsfunktion (s.o.) der Marke zum Ausdruck: Der Markeninhaber muss es nicht hinnehmen, dass mit seinem Namen etwas beworben wird, dass zum Beispiel eine minderwertige Qualität aufweist oder gar nicht seinen Produkten entspricht.

Zudem regelt die Vorschrift, dass der Wiedererkennungswert der Marke nicht verlorengehen darf. Wenn Sie ein Produkt einer Marke also dergestalt verändern, dass der eigentliche Markenkern verloren geht, dann darf der Markeninhaber einschreiten. Das wäre nicht der Fall, wenn Sie ein Gerät oder ein Auto farblich umlackieren, weil sie es in grün statt in schwarz verkaufen möchten. Anders läge der Fall allerdings, wenn Sie beispielsweise eine CD, auf der Musik der Band „Rammstein“ zu hören ist – auch der Bandname kann als Marke eingetragen werden und den daraus resultierenden Schutz erfahren –, als solche von etwa Wolfgang Petry verkaufen. Ebenso unzulässig ist es zum Beispiel auch, wenn Sie die CD selbst bespielen und selbst singen, diese CD aber mit „Rammstein“ bewerben. In diesen Fällen ist der Zustand der Ware gänzlich verändert und somit der Wiedererkennungswert der Marke nicht mehr gegeben.

Zusammenfassend: Hat der Markeninhaber seine länger als fünf Jahre eingetragene Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht benutzt, können Sie die Löschung beantragen und die Abmahnung wird unbegründet. Eine Ausnahme bildet § 24 Abs. 2 MarkenG, d.h. berechtigte Gründe auf Seiten des Markeninhabers.

Sonstige Einwände gegen eine markenrechtliche Abmahnung

Darüber hinaus kommen weitere Einwände gegen eine markenrechtliche Abmahnung in Betracht, die Ihr Rechtsanwalt im jeweiligen Einzelfall prüfen kann. Dazu gehören insbesondere nachstehende:

  • Die von Ihnen benutzte Marke ist mit derjenigen des Markeninhabers weder identisch noch im Sinne des Markengesetzes verwechselbar ähnlich.
  • Es liegt eine rein beschreibende Benutzung und gerade keine markenmäßige Benutzung der Marke vor.

Strafbewehrte Unterlassungserklärung – Das müssen Sie wissen!

Wie gesehen enthält eine Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung in aller Regel auch die Aufforderung an den Abgemahnten, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben. Zumeist ist diese bereits vorgefertigt beigefügt.

Doch was ist eine strafbewehrte Unterlassungserklärung eigentlich genau?

Was ist eine strafbewehrte Unterlassungserklärung?

Rein technisch handelt es sich bei einer Unterlassungserklärung zunächst einmal um eine privatrechtliche Erklärung eines Rechtssubjekts – das ist etwa eine natürliche Person oder auch eine Gesellschaft (GmbH etc.) –, durch die sich ebendieses Rechtssubjekt verpflichtet, ein durch den Abmahnenden beanstandetes rechtswidriges Verhalten in der Zukunft zu unterlassen.

Unterlassungserklärungen sind praktisch gerade im Markenrecht, aber auch beispielsweise im Urheber-, Design- oder Patentrecht von großer Relevanz.

Fordert Sie der Abmahnende zur Abgabe einer Unterlassungserklärung auf, dann möchte er also, dass Sie das störende Verhalten nicht weiter vornehmen, d.h. dass Sie die markenverletztende Handlung künftig unterlassen. Regelmäßig wird es ihm aber nicht genügen, wenn Sie dies bloß versprechen, schließlich entfaltet eine bloße Aussage dergestalt grundsätzlich keine Rechtswirkung. Letztere entsteht durch die Abgabe einer Unterlassungserklärung, kraft derer Sie einen privatrechtlichen Vertrag mit dem Abmahnenden schließen und sich entsprechend verpflichten.

Damit der Abmahnende auch wirklich etwas gegen Sie „in der Hand hat“, sieht er dann für gewöhnlich eine strafbewehrte Unterlassungserklärung vor. Strafbewehrt wird eine Unterlassungserklärung immer dann, wenn sie für Fälle der Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe vorsieht. Nutzen Sie die Marke entgegen der Erklärung also weiter, entsteht dem Abmahnenden ein Anspruch auf Zahlung der Vertragsstrafe. In welche Höhe und nach welchen Kriterien diese festgesetzt wird, können Sie hier nachlesen.

Wie verhalte ich mich, wenn ich eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeben soll?

Zunächst gilt: Nichts unterschreiben!

Es mag klischeehaft wirken, allerdings sollten Sie eine vorgefertigte strafbewehrte Unterlassungserklärung nicht einfach unterschreiben, ohne vorher mit einem Rechtsanwalt gesprochen zu haben. Letzterer sollte die Abmahnung sowie die eben damit einhergehende Unterlassungserklärung zunächst einmal prüfen. Haben Sie den Vordruck einmal unterschrieben, so besteht die vertragliche Bindung, die mit Ausnahme eng zu fassender Einzelfälle nicht mehr widerrufen oder sonst zurückgenommen werden kann. Ein solcher Vertrag bindet Sie im Grunde Ihr Leben lang, sodass auch noch Jahrzehnte später Ansprüche aus der Unterlassungserklärung gegen Sie geltend gemacht werden können.

Insbesondere dies gilt es, zu beachten:

  • Ist die Abmahnung als solche überhaupt inhaltlich begründet?
  • Ist die Höhe der Vertragsstrafe angemessen?
  • Ist das beanstandete Verhalten inhaltlich zu weit gefasst?

Die inhaltliche Begründung der Abmahnung

Die erforderlichen Voraussetzungen für das Bestehen einer berechtigten Abmahnung sowie die möglichen Einwände, die Sie dem Markeninhaber entgegenhalten können, finden Sie weiter oben auf dieser Seite.

Ist die Abmahnung materiell-rechtlich unbegründet, so brauchen Sie auch keine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben.

Die Höhe der Vertragsstrafe

Die Höhe der Vertragsstrafe wird in der Regel durch den Gläubiger, also den Abmahnenden, festgesetzt. Im Rahmen dieser Festsetzung sind sämtliche Umstände des Einzelfalls „nach billigem Ermessen“ zu berücksichtigen.

Nichtsdestotrotz werden die zu zahlenden Vertragsstrafen in Unterlassungserklärungen häufig zu hoch angesetzt, um einerseits den Abschreckungseffekt zu erhöhen und auf der anderen Seite natürlich auch im Fall der Zuwiderhandlung mehr Geld einfordern zu können. Ein Rechtsanwalt kennt die Kriterien, nach denen sich die Höhe der Strafe bemisst, und kann beurteilen, ob diese eventuell unangemessen ist. Sollte er im Zuge seiner Prüfung zu dem Ergebnis kommen, dass die Abmahnung berechtigt ist und dass auch der Unterlassungsanspruch besteht, dann kann er Ihnen helfen, hinsichtlich der Höhe der Vertragsstrafe möglichst zu Ihren Gunsten zu optimieren.

Der konkrete Inhalt der Unterlassungserklärung

In einer Unterlassungserklärung ist natürlich auch das zu unterlassende Verhalten aufgeführt. Häufig wird die Gegenseite ebendieses Verhalten weiter fassen als es eigentlich erforderlich wäre, d.h. nicht nur exakt die durch Sie verwirklichte Verletzungshandlung aufnehmen, sondern auch darüber hinaus verwandte und in Betracht kommende Markenverletzungen, damit Sie gewissermaßen prophylaktisch unter Androhung einer Vertragsstrafe sämtliche schädigende Verhaltensweisen unterlassen.

Das ist aber nicht in jeder Form zulässig. Ziel einer Unterlassungserklärung ist es, die Wiederholungsgefahr zu unterbinden. Der dahinter stehende Gedanke ist folgender: Wer einmal bereit war, eine Rechtsverletzung zu Lasten des Gläubigers zu begehen, der könnte dies auch in der Zukunft jederzeit wieder tun. Um der Wiederholungsgefahr hinreichend Rechnung zu tragen, gibt es das Instrument der Unterlassungserklärung. Erstere rechtfertigt den Unterlassungsanspruch. Diese Rechtfertigung bezieht sich aber nur auf die tatsächlich bereits verwirklichte Verletzungshandlung sowie auf solche, die sehr eng mit derselben verbunden sind.

Weitergehend müssen Sie sich nicht verpflichten – es droht schließlich eine empfindliche Vertragsstrafe.

Außerdem kommt es nicht selten vor, dass der abmahnende Rechtsanwalt im Rahmen der Unterlassungserklärung Regelungen etwa zur Übernahme von Schadensersatzansprüchen oder dergleichen mehr durch Sie vorsieht. Allein aus der Berechtigung der Abmahnung ergeben sich solche Ansprüche aber nicht automatisch, daher empfiehlt sich eine konkrete Prüfung im Einzelfall.

Hier zeigt sich also, dass ein Rechtsanwalt Ihnen auch dabei helfen kann, die Unterlassungserklärung bezüglich des in ihr konkreten genannten zu unterlassenden Verhaltens zu modifizieren.

Die modifizierte Unterlassungserklärung

Darin liegt auch bereits ein häufig zu lesendes Stichwort: die modifizierte Unterlassungserklärung. Wenn die Abmahnung Ihnen gegenüber begründet ist und der Unterlassungsanspruch des Abmahnenden dementsprechend besteht, müssen Sie grundsätzlich auch eine Unterlassungserklärung abgeben. Um Nachteile Ihrerseits hinsichtlich der Höhe der Vertragsstrafe oder des Umfangs des zu unterlassenden Verhaltens möglichst abzuwenden, kann beispielsweise Ihr Rechtsanwalt die vorgefertigte Unterlassungserklärung modifizieren.

Dieses Vorgehen ist grundsätzlich richtig und sinnvoll, wenn Sie eine Vorlage erhalten haben. Es sollte allerdings nicht der Eindruck entstehen, dass modifizierte Unterlassungserklärung stets das Mittel der Wahl sind und zu dem bestmöglichen Ergebnis führen.

Vorsicht ist insbesondere dann geboten, wenn Sie als Adressat der Abmahnung – aus welchen Gründen auch immer – nicht in der Lage sind, das beanstandete Verhalten vollumfänglich abzustellen bzw. dies nicht mit Sicherheit sagen können. In diesen Fällen sollten Sie versuchen, mit dem Abmahnenden eine andere Lösung oder etwa eine Fristverlängerung zu vereinbaren. Wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, dürfen Sie hier keine Unterlassungserklärung unterzeichnen, denn dann ist eine Zahlung der Vertragsstrafe sehr wahrscheinlich.

Die Abmahnung ignorieren?

Immer wieder ignorieren Menschen unangenehme Abmahnungen und dergleichen mehr in der Hoffnung, dass die Gegenseite der Angelegenheit nicht weiter nachgeht und dass man sich auf diese Weise dem Konflikt entziehen kann. Davon ist nur abzuraten!

Ignorieren Sie keinesfalls eine Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung. Gegenstand einer solchen Abmahnung ist regelmäßig auch eine Frist, innerhalb derer Sie u.a. die Zahlung aus dem Kostenerstattungsanspruch vornehmen sowie die strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeben müssen. Diese Frist sollten Sie nicht verstreichen lassen! Reagieren Sie nämlich nicht in diesem Zeitraum, so droht die Gefahr, dass der Markeninhaber eine einstweilige Verfügung gegen Sie erwirkt.

Er strengt dazu ein einstweiligen Rechtsschutzverfahren an, in dessen Rahmen das Gericht auch ohne mündliche Verhandlung darüber entscheiden kann, ob es die Markenrechtsverletzung für gegeben hält oder nicht – diese Entscheidung erfolgt allein auf Basis des Verfügungsantrags, den in der Regel der Rechtsanwalt des Markeninhabers verfasst haben wird. Entscheidet sich das Gericht für das Bestehen einer Verletzung, so werden Argumente des Antragsgegners unter Umständen gar nicht mehr gehört.

Ist einmal eine solche gerichtliche Entscheidung ergangen, so brauchen Sie sich zunächst einmal auch keine Mühe mehr zu machen, Argumente gegen die Abmahnung vorzutragen oder sonst auf eine andere Lösung mit dem Markeninhaber hinzuwirken.

Darüber hinaus müssen Sie immer dann, wenn das Gericht die Abmahnung für materiell-rechtlich begründet hält, als unterlegene Seite wesentlich höhere Gerichts- und Rechtsanwaltskosten tragen. Wir können Ihnen daher nur empfehlen, es nicht auf ein einstweiliges Verfügungsverfahren ankommen zu lassen und rechtzeitig auf die Abmahnung zu reagieren.

Welche Kosten kommen bei einer Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung auf mich zu?

Insbesondere im Markenrecht können bereits bei im Grunde doch geringfügigen Verletzungshandlung hohe Kosten auf Sie zu kommen. Diese setzen sich zusammen aus:

  1. Ersatz der Rechtsanwaltskosten
  2. Schadensersatzanspruch

Ersatz der Rechtsanwaltskosten

Als Abgemahnter sind Sie – immer gesetzt den Fall, dass die Abmahnung auch begründet ist – nach den Grundsätzen der sog. Geschäftsführung ohne Auftrag (GoA) gem. §§ 677, 683, 670 BGB verpflichtet, die Rechtsanwaltskosten des Abmahnenden zu erstatten.

Bezugspunkt für die Höhe derselben ist immer der sog. Streit- bzw. Gegenstandswert. Je höher der Streitwert, desto höher die zu ersetzenden Rechtsanwaltskosten. Ersterer wird durch den gegnerischen Anwalt festgesetzt, wobei diesem ein gewisser Ermessensspielraum zusteht, während er sich natürlich an vergleichbaren Gerichtsentscheidungen etc. zu orientieren hat. Die Gerichte geben an, dass es in Markenstreitigkeiten keinen Regelstreitwert oder dergleichen gibt, allerdings lässt sich feststellen, dass eben selbst bei nicht besonders beeinträchtigenden Verletzungshandlungen ein Streitwert von 50.000 € häufig ohne Weiteres akzeptiert worden ist. Stellen die beanstandeten Handlungen dann sogar besonders gravierende Beeinträchtigungen dar oder ist die verletzte Marke bekannt, dann können Sie mit einem Streitwert von mindestens 100.000 € rechnen.

Betrachtet man exemplarisch einfach einmal die „goldene Mitte“ und legt einen Gegenstandswert von 75.000 € zu Grunde, dann entstehen Ihnen allein für die Abmahnung, d.h. ohne dass es zu einem Gerichtsprozess kommt, unter Zugrundelegung einer Mehrwertsteuer von 16% bis zum Ende des Jahres 2020 2.010,16 € an zu erstattenden Rechtsanwaltskosten bloß für die Abmahnung. Hinzu kommt noch eine Telekommunikationspauschale von 20,00 €.

Kommt es zu einer gerichtlichen Vertretung und einer Niederlage im Prozess Ihrerseits, dann drohen bei einem Streitwert von 75.000 € Rechtsanwaltskosten in Höhe von 4.870,78 €. Hinzu kommen dann noch die Kosten für Ihren eigenen Rechtsanwalt, die Sie natürlich auch tragen müssen. Schließlich müssen Sie als unterlegene Partei auch die Gerichtskosten i.H.v. 2.358,00 € zahlen.

Das Kostenrisiko eines Prozesses ist also extrem hoch. Auch die zu erstattenden Rechtsanwaltskosten alleine für die Abmahnung können bereits von beachtlicher Höhe sein. Wenn Sie die in Betracht kommenden Anwaltskosten für unterschiedliche Streitwerte einmal selbst durchrechnen möchten, finden Sie hier einen Anwaltskostenrechner mit allen wichtigen Informationen.

Schadensersatz

Neben dem Anspruch auf Erstattung der Rechtsanwaltskosten verfügt der Markeninhaber aus § 14 Abs. 6 S. 1 MarkenG über einen Schadensersatzanspruch gegen Sie als Störer, sofern Sie schuldhaft gehandelt haben. Schuldhaft in diesem Sinne umfasst sowohl vorsätzliches als auch fahrlässiges Agieren.

Grundsätzlich kann der Markeninhaber zwischen drei verschiedenen Berechnungsarten hinsichtlich des Schadensersatzes wählen:

  1. Ersatz des entgangenen Gewinns
  2. Herausgabe des erzielten Gewinns
  3. sog. „fiktive Lizenzgebühr“

In der Praxis erfolgt die Schadensberechnung in aller Regel nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie, also nach der hier letztgenannten Methode. Wie der Begriff es bereits suggeriert handelt es sich dabei um eine fiktive Schadensberechnung, sodass der Markeninhaber auch keinen tatsächlichen Schaden nachweisen muss. Die Schadensermittlung erfolgt nun, indem zu Grunde gelegt wird, was zwei vernünftige Parteien vereinbart hätten, wenn sie einen Markenlizenzvertrag geschlossen hätten. Hier besteht ein gewisser argumentativer Spielraum.

Den zumeist auf diese Weise festgesetzten Schadensersatz müssen Sie dann also neben den Rechtsanwaltskosten der Gegenseite ebenfalls tragen.

Was kann ich bei einer ungerechtfertigten Abmahnung unternehmen?

Schließlich stellt sich noch die Frage, welche Möglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen, wenn Sie ungerechtfertigterweise eine Abmahnung wegen einer Markenrechtsverletzung erhalten haben.

Klar ist: Sie müssen selbstverständlich weder die Rechtsanwaltskosten der Gegenseite tragen noch müssen Sie die strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeben.

Außerdem steht Ihnen bei Vorliegen einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung selbst ein Anspruch auf Ersatz der für die Verteidigung erforderlichen Anwaltskosten zu.

Manchmal werden auch bewusst unberechtigte Abmahnungen ausgesprochen, um den Adressaten dazu zu bringen, aus Angst vor einem hohen Kostenrisiko die Benutzung der Marke einzustellen. In diesen Fällen können Sie mit Ihrem Rechtsanwalt dahingehend Rücksprache halten, ob er Sie lediglich hinsichtlich der Abmahnung und einer möglicherweise in Betracht kommenden Klage vertritt, oder ob Sie mit einer negativen Feststellungsklage aktiv gegen den Abmahnenden vorgehen möchten. Je nach Lage des Falls kann gar eine Löschung der Marke aus dem Markenregister begehrt werden. Auch hier gilt natürlich: Bei Vorliegen einer unbegründeten Abmahnung hat der Abmahnende die Ihnen entstehenden Verteidigungskosten zu erstatten. Wenn Sie einen entsprechenden Gerichtsprozess (beispielsweise die negative Feststellungsklage) gewinnen – die entsprechenden Erfolgsaussichten sollten Sie im Vorfeld auch mit Ihrem Rechtsanwalt besprechen –, dann muss der Abmahnende als unterlegene Seite wie gesehen auch die hier entstanden Gerichts- und Anwaltskosten übernehmen.

Das jeweils korrekte und ratsame Vorgehen ist vom Einzelfall abhängig und sollte individuell entschieden werden.